[정경민의 특허전략] 특허권과 권리범위
[정경민의 특허전략] 특허권과 권리범위
권리범위와 관련된 사례 소개
권리범위를 잘 받는 방법
  • 정경민 도울국제특허법률사무소 대표변리사
  • 승인 2018.11.26 16:06
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(출처: 게티이미지뱅크)
(출처: 게티이미지뱅크)

 

특허에서 가장 중요한 것은 권리범위라 할 수 있다. 타인의 권리범위 내의 실시에 대해서만 침해를 물을 수 있고, NEP, NET 조달우수 등 인증과 투자자로부터 특허권을 이용한 투자를 받기 위해서도 권리범위를 지나치게 축소시켜 둔다면, 좋은 결과를 얻기 힘들기 때문이다.

고용한 변리사에게 맡겨만 두는 것보다 직접 발명한 자신의 소중한 아이디어의 권리범위를 변리사와 함께 고민하여야 좋은 특허, 강한 특허가 만들어 지기 때문에 출원에 앞서 권리범위를 항상 염두에 두는 것이 좋다.

이하에서는 특허권과 그 권리범위에 대하여 살펴보도록 한다.

 

권리범위와 관련된 사례 소개

(1) 수백만 원대 종이

어느 날 독특한 BM으로 투자도 받고 크게 성공중인 회사의 대표님께서 사무실로 찾아오셨다. 한손에는 본인의 특허를 인쇄하여 오셨고, 다른 손에는 경쟁업체의 제품사진을 들고 있었다. 그 특허는 인터넷을 통해 우연히 알게 된 업체에 의뢰하여 특허를 등록받아둔 것이었다.

대표께서는 자신이 제공하는 서비스에 대해서 경쟁사가 나타났고 이로 인해 매출 피해가 심각하니 막을 수 있는 방법은 없겠는지 물어보셨다. 대표님은 서비스에 대해 특허가 되어있는 상태이고, 경쟁사가 이 특허를 침해하는 것 같은데 경고장을 작성해 줄 수 있겠는지 물어보셨다.

특허를 해석하고, 상대방 제품과 구성별로 대비해야 하기 때문에 해당 제품이 특허를 침해하고 있는지 여부는 사실 변리사라 하더라도 단박에 알기 어렵다. 하지만, 등록 특허의 청구항의 기재 상태는 매우 조악하였다. 청구항의 각 구성요소들은 전혀 필요 없는 기재들로 잔뜩 한정이 되어 있었고, 실제로 실시하지 않으며 앞으로도 실시할지 알 수 없는 의문의 구성까지 포함되어 있었다. 권리범위 자체에는 큰 영향을 미치지 않지만 명세서 전반에 오탈자와 문법 오류가 심각하였다. 가장 중요한 점은 경쟁사가 제공하는 서비스는 청구항에 기재된 그 의문의 구성을 실시하고 있지 않은 점이 매우 명확하였다.

조금 과하게 예를 들어 보면 대표께서는 손잡이, 필기부, 지우개 및 통신부를 포함하는 통신 기능을 갖는 연필을 특허로 보호받는 중이었고, 상대방 제품에는 통신부가 없었기에 침해가 되지 않는 상황이었다. (실제로 통신부를 포함하는 연필을 특허받으신 것은 아니다.) 물론 통신부에 해당하는 구성을 경쟁사가 사용하게 된다면 특허의 침해가 될 가능성은 있었지만 통신 기능을 갖는 연필만큼이나 사용할 가능성이 낮은 구성이었다. 심사과정을 살펴보았더니 심사관이 처음 청구항으로는 특허가 되지 않는다고 거절하자 변리사가 임의로 쓰지 않을 구성을 추가하여 일단 등록을 시켜버린 것이 탈이 난 것으로 보였다.

그래도 다행인 점은 사장님께서는 특허침해가 되지 않을 것이라는 말에 수긍을 하여 추가로 경고장을 날리거나 경쟁업체의 거래처에 내용증명을 보내는 등의 행동을 하지는 않으셨다. 침해가 안 되는 것이 명백한 상황에서 이런 행동을 하실 경우 업무 방해에 해당할 수 있으며, 특히 거래처에 영업을 방해하는 행동을 하는 경우 손해배상까지 해야 할 수 있으니 침해라고 생각된다고 해서 무작정 내용증명을 날리는 것은 주의하여야 한다.

찾아오셨던 대표님은 실망을 금치 못하고 돌아가실 수밖에 없었다. 특허를 받기 위해서 수백만 원을 써서 받아낸 특허증이 단순한 휴지조각에 불과하게 된 것이다. 권리범위에 대해 잘 알지 못했던 대표님은 특허를 받아두었음에도 쓸모없는 구성이 청구범위에 한정되어있어 좋은 아이디어의 제품을 독점적으로 판매할 수 있는 지위를 상실하실 수밖에 없었다. 경쟁사에 소비자들이 넘어가는 것 역시 막을 수 있는 방법이 없었다.

 

(2) 읽어볼 가치도 없이 권리범위가 없는 ‘점 특허’

어느 날 인쇄소를 운영하는 사장님께서 본인이 특허를 침해하는 것이 걱정되어 본인이 실시 중인 서비스와 유사한 특허를 가지고 방문하셨다. 인쇄 후 건조하는 전반적인 시스템에 관한 특허였는데 이번에는 오래 읽어볼 필요도 없이 청구범위에 지나친 한정이 포함되어 절대로 특허침해가 일어날 수 없는 종이에 불과한 특허였다. 이를 권리범위가 점이라고 하여 ‘점 특허’ 라고도 한다. 예를 들면, 50초 동안 80도의 온도에서 피코팅물을 건조하는 단계가 청구항 1에 포함되어 있어 피코팅물을 49초 또는 51초 동안 건조하거나 건조하는 온도가 79도 또는 81도인 경우라면 특허 침해가 될 수 없는 상황이었다.

대표님은 타인이 특허를 통해 장벽을 쳐 두었지만 그 장벽을 피하여 독점일 뻔했던 시장을 파고들 수 있었다. 그 대표님은 그 시장의 점유율을 나눠먹는 것에 성공하여 매출의 큰 향상을 거둘 수 있었다.

결국 두 경우 모두 권리범위를 잘못 설정하여 실시가 침해가 아닌 상황이었다. 물론 생략된 구성요소가 균등 범위에 해당하는 경우라면 균등 침해를 생각해 볼 수도 있겠지만 생략된 구성요소가 치환이 용이하다거나 치환이 가능하다고 보이지 않는바, 균등론을 적용하기에도 어려운 상황이었다.

처음 대표님은 내 설명을 듣고 크게 낙심하여 돌아가셔야만 했고, 두 번째 사장님은 환희에 가득 차서 돌아가실 수 있었다.

어떻게 해야 이런 일을 피할 수 있을까? 비싼 변리사를 쓴다고 다 해결이 되는 것은 아니다. 우선 발명자 또는 출원인 본인이 권리범위가 무엇인가, 어떻게 하면 좋은 권리범위의 특허를 받을 수 있는가에 대해서 인지할 필요가 있다. 발명이 아무리 좋아도 특허의 권리범위가 협소하면 제대로 보호받지 못하고, 특허를 받는 시점에서 완성되지 않은 발명이라 하더라도 때에 따라서 원천특허가 될 수 있는 여지가 있다.

 

(출처: 픽사베이)
(출처: 픽사베이)

 

특허권의 권리범위의 정의

특허권의 권리범위는 청구항으로부터 나온다. 특허법 제97조에서는 특허발명의 보호 범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다고 규정하고 있다. 청구항에 기재된 모든 구성요소를 실시하는 경우에만 특허의 실시라고 인정된다. 이를 구성요소 완비의 법칙 (All Element Rule, AER)이라고 한다. 구성요소 완비의 법칙에 따르면, 청구범위에 기재된 구성요소 중 하나라도 생략하거나 다른 구성요소와 치환하여 실시하는 경우 침해에서 벗어나게 된다. 청구범위는 청구범위의 기재에 근거하여 해석하는 것이 원칙이고, 예외로서 명세서나 도면을 참작하여 해석할 수 있다.

다만, 특허의 권리범위에 해당하지 않더라도 특허 발명을 생산하는데만 사용되는 물건 (ex: 프린터가 특허되어 있을 때 프린터 내부의 소모용 카트리지, 카메라가 특허되어 있을 때 필름 등) 은 일단 특허의 권리범위에 벗어나는 것처럼 보이지만, 특허법 제127조의 간접침해가 될 수 있다. 3D 프린팅용 설계도면의 경우 이러한 간접침해에 해당하는가 하는 논의가 있지만 아직 설계도면이 간접침해로 인정된 국내의 예는 없다.

또한, 특허의 일부 구성요소를 생략하거나 치환하여 실시하는 경우, 생략/치환이 용이하거나 과제해결원리가 동일하는 등 균등론에서 요구하는 요건을 만족하는 경우라면 균등 침해가 될 수 있다. 특히 청구항 내에 수치를 일정 범위로 한정한 수치 한정 발명의 경우 그 한정 범위와 크게 차이가 나지 않는다고 인정되면 균등 침해가 될 가능성이 있어 권리범위를 벗어났다고 안심할 수 없다. 특허된 청구항의 일부 구성요소를 생략한 채로 제품을 생산하였으나 제품의 사용 과정에서 해당 구성요소에 대응하는 구성요소가 만들어진 경우 균등 침해로 인정된 사례가 있었다.

 

권리범위를 잘 받는 방법

그럼, 어떻게 해야 권리범위를 가장 잘 받을 수 있을까?

 

(1) 권리범위의 예시

컴퓨터 또는 핸드폰과 같은 전자장치를 청구범위로 잡은 위의 예를 살펴보겠다. 청구항에 디스플레이부, 통신부, 프로세서 그리고 저장부를 포함하는 저장장치를 기재한 경우 저 네 가지 중 하나의 구성요소라도 생략하는 경우라면 권리에서 벗어나게 된다.

하지만, 특허명세서를 작성할 때 청구범위에는 단순히 구성요소만 나열하는 것이 아니라, 영상을 표시하는 디스플레이부, 외부장치와 통신하는 통신부, 데이터를 저장하는 저장부 및 XX기능을 수행하는 프로세서를 포함하는 저장장치와 같이 구성요소를 기능으로 한정하거나, 구성요소를 구조로서 한정하는 것이 일반적이다. 따라서, 구성요소의 기능 또한 청구항에 기재된 순간 이에 한정하여 해석해야 한다.

예를 들어, 영상을 10초간 표시하는 디스플레이부, 프린터와 통신하는 통신부, 프린터와 통신한 기록을 데이터로서 저장하는 저장부 및 사용자로부터 제1입력이 수신되면 영상을 10초간 표시하고 영상이 표시되는 중 제2입력이 수신되면 프린터에 표시되는 영상을 제공하도록 구성되는 프로세서를 포함하는 저장장치와 같이 기재가 되어 있다고 가정해본다.

위의 경우, 디스플레이부는 영상을 10초간 표시해야 하므로, 이에서 벗어나는 실시는 모두 권리범위에서 벗어나게 된다. 그 외에도 위의 청구범위는 통신부의 기능을 프린터와의 통신으로 한정한 점, 저장부에 저장되는 데이터를 프린터와 통신한 기록에 한정한 점에 비추어 위의 가정한 청구항은 문제가 많은 청구범위이다.

(출처: 스타트업4)
(출처: 스타트업4)
(출처: 스타트업4)
(출처: 스타트업4)
(출처: 스타트업4)
(출처: 스타트업4)

 

(2) 다기재 협범위 원칙

위의 그림에 따라 살펴보시면, 구성요소가 디스플레이부, 통신부, 제어부로 구성된 전자장치가 있고, 통신부를 모뎀으로 한정하면 내적 한정이 되어 권리범위가 축소된다. 여기에 저장부라고 하는 추가 구성요소를 부가하게 되면 권리범위가 또한 축소될 것이다. 통신부를 모뎀으로 한정하는 것과 같은 내적 한정과 저장부를 부가하는 외적부가 중에서 어느 것이 더 권리범위를 좁히는 결과를 초래할까?

위의 경우에는 저장부가 없는 전자장치는 매우 드물 것이므로 통신부를 모뎀으로 한정하는 것이 더 권리범위를 좁히는 결과를 초래하게 될 것이다. 전자장치의 통신부는 보통 모뎀에 한정되지 않고, wifi, bluetooth, NFC, lan 등 다양한 모듈을 사용하기 때문이다. 하지만 위에서 보았던 사례에 비추어 보면 전혀 필요 없는 구성요소가 기재되는 것 또한 권리범위를 많이 축소시킬 가능성이 있음을 유의하여야 한다.

 

(3) 소결

즉, 한 줄로 요약하여 설명하면 청구범위는 짧게 쓸수록 이득이고, 좋은 청구범위이다. 청구범위에는 해당 발명을 수행하기 위해 정말 없어서는 안 될 구성요소만 포함이 되어야 하며, 포함이 되어 있는 구성요소를 다른 것으로 치환할 수 없는지, 생략 가능한 것은 아닌지 꼼꼼히 살펴봐야 한다.

하지만, 이를 알면서도 어쩔 수 없이 권리범위를 좁혀가야 하는 경우도 있다.

 

진보성을 높이는 한정, 권리범위만 좁히는 한정

권리범위가 좁으면 의미가 없다지만, 아무리 좋은 청구범위고 발명이어도 등록이 되어야 특허권이 된다. 아이러니하게도 권리범위가 좁아진다는 것은 구성이 더 추가된다는 것이고, 새로운 구성이 추가된다는 것은 진보성이 높아지는 결과를 초래하게 된다.

권리범위가 협소할수록 진보성이 높아질 확률은 높다. 따라서 처음부터 권리범위를 좁혀놓으면 등록은 용이해질 수 있으나 권리범위가 지나치게 좁아 특허권의 행사가 어려울 수 있게 됨에 유의하여야 한다.

반대로 권리범위가 지나치게 높은 상태로 출원된다면 심사관의 거절 이유를 극복하기 어려울 수도 있고, 등록된다면 무효심판과 같은 공격으로부터 방어해내기가 어려울 가능성도 있다. 따라서 출원 이후 심사관과 의견서를 주고받으며 청구범위의 스위트 스폿을 찾아내는 과정이 필요하다. 청구범위에 구성요소를 한정할 때, 중요한 점은 한정이 진보성을 향상시키는 요인이 될 것인가 단순히 권리범위만을 축소시키는 한정이 될 것인가 하는 점을 생각하여야 한다.

예컨대, 이미 대중이 널리 알고 있는 구성 사항을 추가로 한정한다 하여 진보성이 향상되는 효과를 불러오지는 않을 것이다. 전자장치에서 저장부를 추가로 한정한다면, 권리범위의 축소를 불러일으키지만 진보성을 향상하지 않아 등록 가능성은 높이지 않지만 권리범위만 축소하는 한정이 될 수 있다는 말이다. 저장부가 없는 전자장치가 많지 않긴 하므로 권리범위가 축소되더라도 사실 크게 문제 될 것이 없긴 하지만, 불필요한 한정은 청구범위 해석에 있어서 불필요한 다툼을 초래할 수 있으므로 주의를 요한다.

하지만, 발명의 특징인 새로운 기능을 수행하거나, 새로운 구조를 갖는 구성의 추가 또는 구성의 한정은 권리범위를 축소하지만 진보성 또한 향상하기에 좋은 한정이 될 수 있다. 독립 항의 진보성이 인정되지 않더라도 진보성을 인정받을 수 있는 좋은 종속항을 청구범위에 포함하고 있다면, 심사과정에서 보정하기에도 용이하며, 혹여나 발생할 수 있는 무효심판에서 정정심판이나 특허의 정정으로 대응할 수 있는 좋은 수단이 될 수도 있다.

 

(출처: 픽사베이)
(출처: 픽사베이)

 

마치며
이상 특허권의 권리범위에 대해서 살펴봤다. 짧을수록 좋고, 길 수록 안 좋은 것이다 정도만 기억해도 좋으나, 또 지나치게 짧아도 문제가 될 수 있다 까지는 챙겨가면 도움되리라 믿는다. 하지만, 좋은 특허를 갖기 위해 가장 중요한 것은 발명을 많이 들어주고, 함께 오래 고민하고 작성하는 변리사와 함께 하는 것이라 생각한다.

 


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